El gobierno de Estados Unidos autorizó el año pasado al menos 166 licencias obligatorias de acuerdo a los documentos presentados ante la US Securities and Exchange Commission (SEC), la autoridad que regula la Bolsa de Nueva York.

Las autorizaciones para el uso de las patentes sin el consentimiento de sus titulares, fue detectado por una investigación del sitio estadounidense Knowledge Ecology International (KEI).

“El número real de contratos estadounidenses que incluyen una autorización y consentimiento para el uso no voluntario de patentes es mucho mayor”, estimó KEI.

Knowledge Ecology International (KEI) publicó el 12 de octubre pasado una nota informativa sobre las autorizaciones FAR 52.227-1 del gobierno federal de los Estados Unidos (para el uso no voluntario de patentes) divulgadas en 166 contratos presentados ante la SEC por compañías que cotizan en Wall Street.

Una de las conclusiones de la revisión de los 166 contratos para KEI es que “el público generalmente no es consciente de hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos otorga a las empresas privadas el derecho a usar invenciones patentadas actuales y futuras, y esta falta de conocimiento se extiende a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y a los miembros del Congreso de los Estados Unidos.

Los 166 contratos estadounidenses divulgados a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) contienen amplias licencias obligatorias para usar invenciones patentadas sin el consentimiento de los titulares de patentes cuando el uso es "por o para" el gobierno de Estados Unidos, bajo 28 Código de los Estados Unidos § 1498.

Una nota informativa anterior de KEI del 19 de julio de 2022 centrada en los contratos COVID 19 encontró que 59 de los 62 contratos examinados incluían una autorización para usar patentes sin el consentimiento de los titulares de patentes, para una amplia gama de contramedidas COVID 19.

Estas autorizaciones no voluntarias ocurrieron al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos se oponía en la OMC a una exención de las reglas de los ADPIC sobre patentes para productos terapéuticos y dispositivos de diagnóstico, y buscaba reglas restrictivas para los ADPIC sobre el uso no voluntario de patentes para vacunas COVID 19. (KEI Briefing Note 2022:1, Selected U.S. Government COVID Contracts with Authorization and Consent to Non-Voluntary Use Of Third Party Patents).

Las licencias obligatorias fueron otorgadas para un conjunto diverso de propósitos, y muchas por diferentes agencias del gobierno federal.

Debido a los estándares de divulgación de la SEC, que abordan los intereses de los inversores y no del público en general, la mayoría de los contratos del gobierno de los Estados Unidos que contienen una autorización para el uso no voluntario de patentes no se divulgan en las presentaciones ante la SEC, y solo están disponibles a través de litigios o solicitudes de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos (FOIA), sujetas a extensas redacciones.

Solo 3 de los 166 contratos divulgados en las presentaciones de la SEC se encontraban entre los 62 contratos COVID 19  que incluían una autorización para usar patentes sin el consentimiento de los titulares de patentes  descritos por KEI (KEI Briefing Note 2022:1, Selected U.S. Government COVID Contracts with Authorization and Consent to Non-Voluntary Use Of Third Party Patents).

Las autorizaciones del gobierno de Estados Unidos implican una referencia en un contrato a una regulación federal de adquisiciones, FAR 52.227-1, titulada "autorización y consentimiento", y generalmente se aplican a todas las patentes otorgadas por Estados Unidos, sin identificar patentes específicas ni notificar a los titulares de patentes.

La autoridad para otorgar una autorización y consentimiento FAR 52.227-1 “está altamente descentralizada, administrada por funcionarios de contratación federales”, describió KEI.

“El uso de la autorización y el consentimiento de FAR 52.227-1 en los contratos debería ser más transparente, para evitar dar al público una comprensión incompleta y distorsionada del papel de la exclusividad de las patentes”, recomendó KEI.

Las excepciones para hacer valer los derechos exclusivos del titular de una patente mediante un mandamiento judicial están permitidas en virtud del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC y, “aunque el Gobierno de Estados Unidos las utiliza ampliamente, no se aprecia en general como un posible mecanismo para el uso no voluntario de patentes por otros Miembros de la OMC”.

Algunas conclusiones del análisis de estos contratos son las siguientes:

Hay tres artículos en el Acuerdo sobre los ADPIC que guardan relación con el enfoque del gobierno de Estados Unidos respecto del uso de patentes "por o para" el Gobierno federal sin el permiso de los titulares de patentes.

El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, titulado Excepciones a los derechos conferidos, permite a los Miembros de la OMC establecer "excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente" con sujeción al requisito de que "esas excepciones no atenten injustificadamente contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros".

Algunos funcionarios de comercio en Estados Unidos consideran que el uso liberal de las autorizaciones 52.227-1 durante la pandemia de COVID-19 ha sido compatible con el Artículo 30 de los ADPIC.

El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, titulado "Otros usos sin autorización del titular del derecho", establece varias normas que deben cumplirse para permitir el uso no voluntario de patentes.

 El requisito de negociación previa con los titulares de derechos no se aplica en el caso de "uso público no comercial", así como para "una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia". Sin embargo, el artículo 31 contiene otras disposiciones que muchos Miembros de la OMC consideran que impugnan o restrinjan.

El artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a los mandamientos judiciales, es quizás el lugar donde el enfoque del Gobierno de Estados Unidos es más claramente coherente, incluida, en particular, la última frase sumamente permisiva del párrafo 2, que establece que los mandamientos judiciales pueden eliminarse cuando un Miembro de la OMC ofrece la posibilidad de dictar sentencias declarativas y una indemnización adecuada, dos condiciones que están disponibles en la legislación estadounidense.

En otras palabras, el enfoque de Estados Unidos respecto del uso gubernamental no consiste en conceder una licencia obligatoria en virtud del marco del artículo 31, sino en limitar los recursos para el uso no voluntario a una compensación.

Sin duda, debe considerarse que la norma de compensación "razonable" de la legislación estadounidense cumple la norma "adecuada" del párrafo 2 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular habida cuenta de las facultades discrecionales otorgadas a los Miembros de la OMC por el artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que "los Miembros tendrán libertad para determinar el método apropiado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo dentro de su propio sistema y práctica jurídicos".

Utilizando la flexibilidad del artículo 44, un Miembro de la OMC puede crear efectivamente normas de responsabilidad, que prevean la libertad de utilizar invenciones patentadas, sujetas a la obligación de proporcionar compensación o remuneración a los titulares de patentes.

Informe KEI